外商企业商标注册注意事项

    中国加入WTO后，中国大陆进行一系列的立法和修法，使得中国知识产权法律（主要包括专利法、商标法以及著作权法）与美国、日本以及欧盟国家的知识产权法律非常相似。中国政府也意欲将国家定位从“制造大国”调整为“创新大国”，越来越重视知识产权的保护。具体政策表现为：大额资助企业或个人申请专利、修改专利法提高权利侵权的赔偿额度以及加强专利行政管理的力度等。

     根据WTO相关协定以及中国法律，外国企业进入中国时可以享受知识产权的保护，但专利和商标等知识产权必须在中国进行登记或申请方能得到有效保护。但是，如果外国企业或外国企业制造的产品在进入中国大陆时，未能注意下列事项将可能对自身造成较大风险或损失。

一、外商企业商标或标识未能在中国大陆地区得到及时申请；

   有些外商客户已经在中国香港、中国澳门或者台湾注册了商标或专利并且已经使用，其后再次进入中国大陆地区时，主观上就认为已经拥有了中国的商标无需再次在中国大陆进行注册或申请。这个观点是完全错误的，根据WTO协定和有关Trips协议，中国大陆、中国香港、中国澳门和台湾作为独立的知识产权保护区域，任何一区域中存在的商标或专利不得对其它区域具有法律上的效力，也就是意味着，如果客户想在上述任何一区域享有商标权或专利权，必须分别进行申请或注册。

   近年来，中国大陆的商标申请数量飞速增长。2008年的商标申请量已经达到100万件，但其中存在一些商标恶意抢注，即有些企业根据商标法的保护申请在先原则，抢注其它企业未及时申请的商标或标识，以达到高价转让或实现企业发展策略的目的。这种恶意抢注行为也已经让不少外国投资者遭受了极大的损失和痛苦。

   外国投资者通常会认为自己的商标在自己国家已经获得注册甚至使用了很长的时间，在中国大陆也应当具有一定的效力或存在商标申请排他权，但这种想法是不符合中国大陆商标法规定的，中国商标法认为外国已经注册的商标除了在注册国具有法律效力外，在中国不具有任何法律效力（但驰名商标除外），因而也就不能对抗任何恶意抢注行为。如果外商企业在中国大陆没有获得自己的注册商标，商标恶意抢注人可以通过恶意诉讼对外商企业的运营和发展造成巨大损害，有些企业可能需要支付巨额转让费获得本应属于自己的注册商标，而该转让费可能是商标申请费用的10倍甚至100倍之多。

预防及对策：

  1.尽早地申请或注册商标；

   外商企业尽早向中国商标局申请注册商标为最佳和最简单的对策。注册或申请的时间最好为外商在中国登记企业时或在进入中国的同时进行。尽早地申请或注册商标可以让恶意抢注者放弃抢注的想法，同时也可以尽早的获得商标注册，通常中国大陆注册商标的周期为2至3年。

2.与中国大陆的合作者明确约定商标注册权和所有权的归属。

   有些外商不直接在大陆设立制造型的企业，而是委托一些大陆企业做OEM代工。与这些受托企业合作过程中，不仅仅需要明确约定产品价款、产品的质量、数量等重要事项，也应当明确约定产品上的标识是否可以申请注册商标以及商标的申请权和所有权归谁所有等知识产权协议，以免受托企业抢注商标行为的发生。

实际案例

   Scitec and TeleMatrix公司是全球酒店专用话机和办公话机的领导企业，2004年1月其委托江苏中讯数码电子有限公司（以下简称“江苏中讯”）为其产品做代工，相关电话产品都出口销售，大陆区域内不进行销售。2009年6月Scitec and TeleMatrix公司正式进入中国大陆开拓中国市场并设立独资公司，Scitec and TeleMatrix准备将“Scitec”在第9类（通讯类）申请商标时发现江苏中讯已于2004年4月抢注该商标并于2006年12月21日获得核准登记。这将意味为Scitec and TeleMatrix自己在中国大陆地区不能在产品上使用自己的“Scitec”标示，否则将构成商标侵权。目前，Scitec and TeleMatrix准备通过商标复审程序主张权利，但难度非常大。

二、外商企业的技术未能在规定的时间内在中国大陆申请专利，可能丧失授权的机会

   如同商标一样，外商在本国取得的专利权也不能约束中国大陆地区，如果希望在大陆地区获得专利权，需要重新向中国专利局申请。但两者也存在不同之处：商标没有时间上的限制，而专利存在时间上的限制，即根据《巴黎公约》和《Trips协议》，外商在本国或其它国家第一次申请发明专利或实用新型专利之日起，一年内可以以相同的技术内容在中国大陆申请发明或实用新型专利，并享受第一次申请的申请日。

   外商在本国或其它国家第一次申请外观设计专利之日起，6个月内可以在以相同的内容在中国大陆申请外观设计专利，并享受第一次申请的申请日，这也就是所谓的优先权。如果超出上述期限的专利咨询，就有可能被专利局以缺乏新颖性为由驳回专利咨询或即使被授权也可能将来被宣告无效。

预防及对策：

   1.外商企业应当合理安排申请专利的时间。由于外商企业可以享受优先权，所以外商企业并不需要尽早的申请，通常一些大型跨国企业会在优先权期满前的一个月内申请，甚至一些日本企业会在优先权期满前的前一天提出申请。这样做的好处在于可以延长专利保护的期限，也可以按需及时调整自己企业的专利布局。

   2.但有一例外情形需要特别指出，到目前为止中国大陆和台湾之间互相不承认优先权，如果想享有优先权，需要通过PCT（Patent Cooperation Treaty）途径申请，但这种方式成本太高，不适宜中小企业或自然人。因而，切实可行的做法是：如果台商先在台湾申请专利，可以在申请日之后的2个月内向再委托大陆代理机构向中国专利局申请专利。以避免台湾智能财产局在专利咨询后第4或第5个月公开申请人的技术内容以构成对大陆在后申请的新颖性破坏，进而影响到正常授权。

结论

    总而言之，外商企业进入中国之前或之时，应当合理安排企业商标或专利的注册或申请。另外，在中国大陆注册的外商企业，并以该企业名义申请专利或商标可以帮助企业获得税收优惠以及政府资助。中国的税法改革后，外资企业和内资企业缴税比例相同，但企业取得一定数额的专利可以申请高新企业认定，获得高新企业认定的企业可以享受少缴纳10%企业所得税以及10万至20万人民币的政府奖励等优惠政策。另外，各个地方都出台了一些相光的专利资助政策。例如，在浙江宁波市，发明专利授权后资助12000元，实用新型专利授权后资助2000元。